Université du Massachusetts contre L’Oréal: une action en contrefaçon de brevet vire au désastre pour le géant mondial de la cosmétique

Université du Massachusetts contre L'Oréal

Cette saga judiciaire vieille de 20 ans se transforme en un cauchemar juridique et de relations publiques pour le groupe L’Oréal, dont le karma est décidément terni par ses stratégies intimidantes, trompeuses et continues pour s’emparer illégalement de technologies brevetées licenciées à quelqu’un d’autre, et pour ensuite convaincre un juge du premier degré que les actions en justice qui s’ensuivent du licencié légitime doivent être rejetées pour des motifs de procédure futiles. Aussi excentrique ou faible que le licencié ait pu paraître à L’Oréal, le géant des cosmétiques aurait dû résister à ces vaines tentatives de brouiller les pistes quant à sa responsabilité réelle dans la violation de ces brevets, et devrait maintenant se préparer à faire face à la (lourde) facture qui s’annonce, sans aucun doute.

1. Université du Massachusetts contre L’Oréal: les faits

Le 23 juillet 2002, l’Office des brevets et des marques des États-Unis (‟USPTO”) a délivré le brevet américain numéro 6,423,327, intitulé ‟Traitement de la peau avec Adénosine ou analogue à Adénosine” (‟Treatment of Skin with Adenosine or Adenosine Analog”) (le ‟Brevet 327”) aux inventeurs James G. Dobson et Michael F. Ethier. Alors que le Brevet 327 énumère Mr Dobson et Mr Ethier comme inventeurs, il précise que l’Université du Massachusetts, établissement public d’enseignement supérieur du Massachusetts, est le cessionnaire.

La demande du Brevet 327 est une continuation de la demande de brevet américain numéro 09/672,348, déposée le 28 septembre 2000 – maintenant le Brevet 327 – qui est une continuation de la demande de brevet américain numéro 09/179,006, déposée le 26 octobre 1998, maintenant abandonnée.

Le Brevet 327 résume l’invention comme suit: ‟un procédé pour améliorer l’état de la peau intacte d’un mammifère (c’est-à-dire un être humain) en réduisant un ou plusieurs parmi les rides, la rugosité, la sécheresse ou le relâchement de la peau, sans augmenter la prolifération des cellules dermiques, le procédé comprenant l’application topique sur la peau d’une composition comprenant une concentration d’adénosine en une quantité efficace pour améliorer l’état de la peau sans augmenter la prolifération des cellules dermiques, dans lequel la concentration d’adénosine appliquée aux cellules dermiques est de 10 .sup. -3 M à 10 .sup.-7 M”.

Le 11 novembre 2003, l’USPTO a délivré le brevet américain numéro 6,645,513, également intitulé ‟Traitement de la peau avec Adénosine ou analogue à Adénosine” (‟Treatment of skin with adenosine or adenosine analog”) (le ‟Brevet 513”), aux mêmes inventeurs, Mr Dobson et Mr Ethier. L’Université du Massachusetts est également le cessionnaire inscrit sur le Brevet 513.

Le Brevet 513, qui a été déposé le 28 juin 2002, est une continuation du Brevet 327 (ensemble, les ‟Brevets”). Les Brevets partagent le même titre, le même abrégé, les mêmes inventeurs, la même spécification, le même cessionnaire et certaines de leurs revendications. En effet, les revendications 1 et 9 des Brevets sont également identiques, à l’exception de la concentration revendiquée d’adénosine appliquée aux cellules dermiques. Plus précisément, le Brevet 327 revendique une concentration d’adénosine de 10-4 M à 10-7 M, alors que le Brevet 513 revendique une concentration de 10-3 M à 10-7 M.

Les Brevets partagent également le même titulaire de licence exclusif.

Teresian Carmelites Inc. est une société religieuse basée dans le Massachusetts, qui se présente comme un ‟monastère chrétien à but non lucratif dédié à la prière, à la contemplation et au service des pauvres et des marginalisés” (‟TC”). Le président et directeur de TC est Dennis Wyrzykowski, un ‟ancien moine devenu investisseur – guide spirituel et entrepreneurial – éducateur” autoproclamé, qui semble avoir mené une vie plutôt colorée et laïque jusqu’à présent, malgré les valeurs strictes tendant vers une vie monastique et d’hermite, prescrite par l’ordre religieux mendiant catholique romain des Carmélites.

Je comprends que grâce à la relation de longue date de Mr Dobson avec l’ordre religieux, TC a pris connaissance de la technologie couverte par les Brevets. TC, dirigé par l’ex-frère Wyrzykowski, qui, en plus d’un goût prononcé pour les moustaches démesurées, est un homme avisé en affaires et assez pugnace, a négocié une licence et fondé Carmel Laboratories, LLC (‟CL”), une société à but lucratif détenue à 100 pour cent par TC, dont les bénéfices devaient été utilisés pour soutenir les œuvres caritatives de TC.

Dans leur ‟première plainte modifiée pour contrefaçon de brevet‟, déposée le 18 août 2017 (la ‟Plainte”), l’Université du Massachusetts et CL affirment que la première est le cessionnaire, et la seconde le ‟licencié exclusif” des Brevets, bien qu’il semble que CL ait été dissoute par décision de justice le 30 juin 2021.

Dans la Plainte, l’Université du Massachusetts et CL (ensemble, les ‟Demandeurs”) ont déclaré que CL est le titulaire exclusif des Brevets pour toutes les applications cosmétiques, et ce depuis 2008. En utilisant la technologie brevetée de l’adénosine, CL aurait développé ‟Easeamine”, une crème anti-âge pour le visage qu’elle a mise en vente en 2009.

Suite à certaines recherches, il semble que le site internet www.Easeamine.com ait maintenant fermé ses portes et qu’il y ait eu plusieurs allégations possibles d’escroqueries aux cartes de crédit et de débit, de la part d’‟EASEAMINE CARMEL LABS 508 MA”, au fil des ans.

Les Demandeurs ont intenté une action en justice auprès du tribunal de district américain du Delaware contre:

  • le géant français des cosmétiques L’Oréal S.A. (‟L’Oréal”), et
  • sa filiale américaine à 100 pour cent, immatriculée au Delaware, L’Oréal USA, Inc. (‟L’Oréal USA”),

(ensemble, les ‟Défendeurs”), le 30 juin 2017, qui a ensuite été modifiée via la Plainte, en août 2017.

Dans la Plainte, les Demandeurs allèguent que:

  • les Défendeurs utilisent la technologie brevetée en vertu des Brevets, sans avoir obtenu aucune licence ou cession de droits de la part des Demandeurs;
  • les Défendeurs ont connaissance de la technologie de l’adénosine des Demandeurs, et des Brevets, depuis au moins 2002, comme en témoignent les nombreuses références aux Brevets, énoncées dans la demande de brevet américain (échouée) numéro 10/701,495 intitulée ‟Méthode d’adoucissement rides et assouplir la peau avec de l’adénosine et des analogues de l’adénosine” (qui a été rejetée), puis énoncée dans les demandes de brevet américain (accordées) des Défendeurs numéros 9,018,177 et 9,023,826 et 9,072,919 et 9,107,853;
  • à l’automne 2003, un agent des Défendeurs a contacté Mr Dobson pour discuter des Brevets, mais n’a pas réussi à obtenir de lui une licence sur les Brevets;
  • néanmoins, après s’être entretenu avec Mr Dobson, et en pleine connaissance de la technologie sous licence exclusive à CL, les Défendeurs ont commencé à créer, commercialiser et vendre des produits cosmétiques utilisant la technologie brevetée de l’adénosine, notamment pour les marques de L’Oréal Biotherm, The Body Shop, Carita , Decléor, Garnier, Giorgio Armani, Helena Rubinstein, Kiehl’s, L’Oréal Paris, La Roche-Posay, Lancôme, Maybelline, Roger&Gallet, Shu Uemura, Vichy et Yves Saint-Laurent (ensemble, les ‟Produits d’adénosine accusés”);
  • ces Produits d’adénosine accusés sont vendus, notamment dans le Delaware, par L’Oréal USA;
  • en raison de l’attention du public sur les Produits d’adénosine accusés, les ventes prévues de l’Easeamine de CL ne se sont pas concrétisées, ce qui a entraîné une perte de revenus pour CL et, en fin de compte, pour TC;
  • les fonds en chute libre de TC l’ont laissé dans l’incapacité de payer l’hypothèque du monastère et lui ont fait manquer les paiements sur des obligations auxquelles il s’était engagé, pour financer le lancement d’Easeamine. TC a été contraint de vendre certaines propriétés qu’il possédait pour empêcher la saisie du monastère et n’a pas été en mesure de maintenir l’assurance maladie de ses membres. Le monastère n’a pas été en mesure d’utiliser les bénéfices projetés d’Easeamine pour financer ses œuvres caritatives, et
  • en mars 2015, M. Wyrzykowski, président de TC et CL, a envoyé une lettre à Jean-Paul Agon, PDG de L’Oréal, indiquant sa conviction que les Produits d’adénosine accusés enfreignaient les brevets, et affirmant que CL était le licencié exclusif des Brevets, mais aucun règlement à l’amiable n’a été conclu entre les Demandeurs et les Défendeurs.

Dans la plainte, il est indiqué que les Demandeurs poursuivent les Défendeurs pour:

  • contrefaçon du Brevet 327;
  • contrefaçon du Brevet 513;
  • violation volontaire et délibérée des Brevets, donnant droit aux Demandeurs à des dommages et intérêts accrus et aux honoraires et frais d’avocat encourus pour poursuivre l’action, ainsi qu’à des intérêts avant et après jugement, et
  • une injonction permanente interdisant aux Défendeurs de contrefaire davantage les Brevets.

2. University of Massachusetts contre L’Oréal: la procédure

Comme mentionné ci-dessus, les Demandeurs ont introduit leur action en justice contre les Défendeurs le 30 juin 2017, faisant valoir des causes d’action pour les violations alléguées des Brevets.

Le 4 août 2017, L’Oréal USA a déposé une requête en rejet de la plainte initiale des Demandeurs.

Les Demandeurs ont ensuite déposé la Plainte le 18 août 2017.

En réponse, L’Oréal USA a déposé une requête en rejet de la Plainte le 23 août 2017, alléguant que les causes d’action n’indiquaient pas de réclamation.

L’Oréal a emboîté le pas le 16 octobre 2017, en déposant une requête en rejet pour défaut de compétence juridictionnelle (‟lack of personal jurisdiction”) et défaut de formuler une réclamation sur laquelle une réparation peut être accordée.

Le tribunal du district américain du district du Delaware, dans son jugement rendu par le juge Sherry R. Fallon, le 13 novembre 2018, a décidé de:

  • rejeter les requêtes de L’Oréal et de L’Oréal USA visant à rejeter les causes d’action des Demandeurs pour contrefaçon directe des Brevets, sous les allégations de défaut de déclaration, estimant que les Demandeurs avaient dûment plaidé la contrefaçon directe, la connaissance et l’intention, dans la Plainte;
  • rejeter les requêtes de L’Oréal et L’Oréal USA visant à rejeter les causes d’action des Demandeurs pour contrefaçon induite des Brevets, estimant au contraire que les Demandeurs avaient correctement plaidé la contrefaçon induite, dans la Plainte, notamment en démontrant que les Défendeurs avaient induit les clients à utiliser la méthode brevetée;
  • rejeter les requêtes de L’Oréal et L’Oréal USA visant à rejeter les causes d’action des Demandeurs pour contrefaçon contributive des Brevets, sous les allégations de défaut de déclaration, estimant que les Demandeurs avaient correctement plaidé la contrefaçon contributive dans la Plainte, en particulier en plaidant que les Produits d’adénosine accusés n’ont pas d’utilisation substantielle non contrefaisante;
  • rejeter les requêtes de L’Oréal et de L’Oréal USA visant à rejeter les causes d’action des Demandeurs pour contrefaçon volontaire des Brevets, sous les allégations de défaut de déclaration, concluant que les Demandeurs avaient correctement plaidé la contrefaçon volontaire, la connaissance, la volonté et l’intention, dans la Plainte, et
  • faire droit à la requête de L’Oréal visant à rejeter la cause d’action des Demandeurs pour défaut de compétence personnelle du tribunal du Delaware sur la société française L’Oréal, sans permettre aux Demandeurs de procéder à une enquête juridictionnelle (‟jurisdictional discovery).

L’affaire étant alors dirigée uniquement contre L’Oréal USA, le tribunal de district a statué sur un différend concernant la bonne interprétation d’une limitation de la réclamation qui est représentative des fins actuelles (‟Claim Construction Order”, University of Massachusetts v. L’Oréal USA, Inc., n° 1:17-cv-00868 (D. Del. 9 avril 2020), ECF n° 114). S’appuyant sur l’interprétation, le tribunal de district a par la suite jugé indéfinie une autre limitation de la demande (University of Massachusetts v. L’Oréal USA, Inc., 534 F. Supp. 3d 349 (D. Del. 2021) ‟Summary Judgment Opinion”). Sur cette base, le tribunal a rendu un jugement définitif d’invalidité des revendications revendiquées, contre les Demandeurs.

Les Demandeurs ont interjeté appel en temps opportun, du jugement du tribunal de district américain du district du Delaware, auprès de la cour d’appel américaine du circuit fédéral, contestant à la fois les décisions d’indéfinition et de compétence personnelle.

La cour d’appel des États-Unis pour le circuit fédéral, dans son arrêt rendu par le juge en chef américain Colm F. Connolly, le 13 juin 2022, a décidé:

  • de rejeter l’interprétation de la demande du tribunal de district, dont dépend la décision d’indéfinition, telle qu’elle est comprise par les deux parties en appel;
  • d’annuler la décision d’indéfinition parce que la construction de la revendication avait été rejetée;
  • de renvoyer pour poursuite de la procédure;
  • de conclure que les Demandeurs avaient droit à une découverte juridictionnelle, et
  • d’annuler le retrait de la procédure de L’Oréal.

3. Mais qu’est-ce qu’y a pris à L’Oréal?

L’Oréal a clairement joué la carte du titan contre le nain, jusqu’ici, ignorant la lettre de mise en demeure des Demandeurs, ainsi que toutes les tentatives possibles faites par les Demandeurs pour régler le différend à l’amiable.

L’Oréal a ensuite procédé à la mise en place de stratégies d’intimidation pour faire rejeter l’affaire, encore et encore, pour des raisons futiles (absence de compétence juridictionnelle, construction de revendications, durée indéterminée). Ces tactiques ont fonctionné avec le tribunal et le juge de premier degré, mais ont été rejetées par le juge d’appel, plus éclairé et ancré.

Entre-temps, tout en brouillant les cartes, L’Oréal a tenté de détourner l’attention de tous de la véritable question juridique en jeu ici, à savoir qu’il est très plausible qu’ils aient violé violemment, volontairement et à plusieurs reprises les Brevets, ainsi que tous les droits de propriété contractuels et intellectuels des Demandeurs.

Étant donné que de telles violations durent depuis environ 10 ans, avec les ventes des Produits d’adénosine accusés par L’Oréal dans le monde entier, le montant des dommages et intérêts dus aux Demandeurs peut atteindre des sommets stratosphériques.

En outre, puisque l’arrêt d’appel a confirmé que les Demandeurs ont droit à la découverte juridictionnelle (‟jurisdictional discovery”), L’Oréal va désormais être contraint de divulguer TOUS les documents confidentiels, données, savoir-faire demandés par les Demandeurs, aux Demandeurs et aux tribunaux, au cours de la procédure de découverte (‟discovery”), indépendamment du fait que L’Oréal est une société française et que tant la France que les États-Unis sont parties à la convention de La Haye du 18 mars 1970 qui prévoit des dispositions relatives à la communication des preuves dans le cadre de procédures judiciaires d’un tribunal étranger.

En d’autres termes, L’Oréal est fichu.

Sa seule option plausible et sensée est de transiger avec les Demandeurs, afin de limiter les dégâts, et de tenter de préserver le reste de sa réputation, ainsi que son portefeuille. Une telle transaction doit être confidentielle, pour que L’Oréal atténue ce désastre de relations publiques et atténue son image de vautour et de tyran, qui n’a eu aucun scrupule à écraser à mort un groupe alors catholique qui se concentrait sur le soutien aux pauvres et aux membres les plus fragiles de la société, afin de vendre encore plus de litres de crèmes et de potions au public peu suspect.

Il est évident que les Demandeurs sont ouverts aux discussions, afin de concéder les Brevets à L’Oréal, d’autant plus maintenant que CL a été liquidé pour cause de faillite, et que TC fait face à des difficultés financières extrêmement graves après la débâcle du lancement de leurs produits Easeamine.

Cependant, il appartient à L’Oréal de faire une offre sérieuse, en offrant le juste prix, pour racheter les droits (éventuellement permanents et irréversibles) sur les Brevets, ainsi que le silence des Demandeurs, via un protocole transactionnel confidentiel – et, de préférence, hors des tribunaux.

Bon courage, Yannick Chalme, directeur juridique groupe chez L’Oréal: vous avez magistralement foutu en l’air cette affaire, jusqu’à présent, mais il n’est jamais trop tard pour redresser un tort, arrêter de faire la brute, et penser comme un vrai stratège juridique, peu importe à quel point il semble facile d’égorger l’agneau qui vous fait face.

Webinaire en direct de Crefovi: Université du Massachusetts contre L’Oréal – analyse de cas de contrefaçon de brevet – 24 août 2022

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